商標(biāo)法之商標(biāo)獲得顯著性的判斷和證明
商標(biāo)獲得顯著性作為商標(biāo)顯著性的一類,是判斷和認(rèn)定商標(biāo)的重要屬性,所以我們就需要對這一方面有一定的了解和認(rèn)識。下面就讓公司寶小編對商標(biāo)法之商標(biāo)獲得顯著性的判斷和證明進(jìn)行一定的介紹,希望能為你解疑答惑。
一、商標(biāo)法之商標(biāo)獲得顯著性的判斷和證明
2.2.3.3 商標(biāo)獲得顯著性的判斷和證明
商標(biāo)具有獲得顯著性就是商標(biāo)取得了第二含義,這種第二含義就是有關(guān)商品或者服務(wù)的信息。而某標(biāo)志是否已經(jīng)獲得了第二含義是一個(gè)事實(shí)問題,這是需要證據(jù)來證明的。美國關(guān)稅與專利上訴法院在?。茫欤椋睿簦铮睢。模澹簦澹颍纾澹睿簟。茫铮觯校颍铮悖簦澹颍Γ茫幔恚猓欤濉。茫铮钢兄赋觥茫⒉豢赡苤贫P(guān)于某標(biāo)志中獲得第二含義所必須的最低數(shù)量的顯著性的普遍規(guī)則。"然而,作為一種普遍的經(jīng)驗(yàn)法則,某術(shù)語的描述性越多,證明第二含義的負(fù)擔(dān)就越重。也就是說,某術(shù)語的顯著性越少,證明顯著性的必要程度所需要的第二含義的證據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量就越高。
總的來說,法院在確定某術(shù)語是否已經(jīng)獲得第二含義時(shí)通??紤]如下因素:直接證據(jù):直接的消費(fèi)者證言;消費(fèi)者調(diào)查。間接證據(jù)∶使用的獨(dú)占性、時(shí)間和方式;廣告的數(shù)量和方式;銷售額和顧客數(shù)量;市場中確立的地位;有意抄襲的證據(jù)。由于消費(fèi)者或者購買者是商標(biāo)法最終的尺度,消費(fèi)者或者"購買者的專家調(diào)查能夠提供最有說服力的第二含義證據(jù)"。不過,由于專家調(diào)查證據(jù)需要高昂的成本,大多數(shù)情況下,法院訴諸間接證據(jù)。事實(shí)上,也正如美國第八巡回上訴法院所指出的那樣:在多數(shù)情況下,"間接證據(jù)足以滿足當(dāng)事人支持其主張的證明要求。事實(shí)上,在商標(biāo)案件中,確立第二含義間接證據(jù)是唯一可能的"。
我國《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》對經(jīng)過使用取得顯著特征的商標(biāo),即第二含義商標(biāo)的審查規(guī)定得極為簡單,僅僅規(guī)定∶本身不具備顯著特征的標(biāo)志經(jīng)過使用取得商標(biāo)顯著特征,起到區(qū)分商品來源作用的,可以作為商標(biāo)注冊。對經(jīng)過使用取得顯著特征的商標(biāo)的審查,應(yīng)考慮相關(guān)公眾對該商標(biāo)的認(rèn)知情況、申請人實(shí)際使用該商標(biāo)的情況以及該商標(biāo)經(jīng)使用取得顯著特征的其他因素。
案例2-5 西安小肥羊烤肉館訴國家工商行政管理
總局商標(biāo)評審委員會商標(biāo)行政糾紛案
北京高院(2006)高行終字第94號
劉繼祥、孫蘇理、焦彥法官∶
上訴人西安小肥羊烤肉館因商標(biāo)行政糾紛一案,不服北京一中院(2005)一中行初字第181號行政判決,向本院提起上訴。本院2006年2月21日受理后,依法組成合議庭,于2006年3月6日和28日公開開庭審理了本案。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
內(nèi)蒙古小肥羊公司于2001年12月18日申請注冊第3043421號"小肥羊及圖"組合商標(biāo),后經(jīng)國家工商行政管理總局商標(biāo)局(以下簡稱"商標(biāo)局")初步審定公告。西安小肥羊烤肉館提出異議后,商標(biāo)局駁回了其異議申請。
西安小肥羊烤肉館不服,請求商標(biāo)評審委員會復(fù)審。商標(biāo)評審委員會經(jīng)審查于2004年12月20日作出商評字【2004】第6392號《關(guān)于第?。常埃矗常矗玻碧枺⑿》恃颍蹋桑裕蹋拧。樱龋牛牛屑皥D"商標(biāo)異議復(fù)審裁定書》(以下簡稱"第6392號異議復(fù)審裁定"),準(zhǔn)予第3043421號商標(biāo)注冊。
西安小肥羊烤肉館仍不服,向北京一中院提起行政訴訟。北京一中院經(jīng)審理認(rèn)為,西安小肥羊烤肉館的成立日期為2000年6月15日,其自此才獲得以合伙企業(yè)名義進(jìn)行經(jīng)營活動的權(quán)利,并享有企業(yè)名稱權(quán)。在成立前,西安小肥羊烤肉館作為一個(gè)合伙企業(yè),其民事主體的權(quán)利能力和行為能力均不存在,其以"西安小肥羊烤肉館"或"小肥羊"名義所為行為不能作為其享有企業(yè)名稱權(quán)的證據(jù)。內(nèi)蒙古小肥羊公司是由1999年9月13日成立的包頭市小肥羊酒店變更名稱而來,該日期早于西安小肥羊烤肉館的成立日期。盡管西安小肥羊烤肉館在獲得營業(yè)執(zhí)照后,亦享有企業(yè)名稱權(quán),但并無證據(jù)表明內(nèi)蒙古小肥羊公司使用了其企業(yè)名稱,故西安小肥羊烤肉館主張內(nèi)蒙古小肥羊公司注冊被異議商標(biāo)侵犯其在先享有的企業(yè)名稱權(quán)缺乏事實(shí)和法律依據(jù)。西安小肥羊烤肉館以"小肥羊"作為字號主張享有在先民事權(quán)利缺乏法律依據(jù)。盡管客觀上西安小肥羊烤肉館在其經(jīng)營活動中實(shí)際使用"小肥羊"的日期早于內(nèi)蒙古小肥羊公司,但鑒于西安小肥羊烤肉館實(shí)際使用"小肥羊"的行為不符合法律、法規(guī)的規(guī)定,不應(yīng)受到法律保護(hù),且內(nèi)蒙古小肥羊公司依法注冊登記的日期亦早于西安小肥羊烤肉館。西安小肥羊烤肉館獲得榮譽(yù)稱號的事實(shí)發(fā)生于2002年10月以后,不能以此證明西安小肥羊烤肉館在內(nèi)蒙古小肥羊公司申請注冊被異議商標(biāo)之前就已經(jīng)具有知名度,故不能認(rèn)定內(nèi)蒙古小肥羊公司具有將他人企業(yè)名稱中的字號作為商標(biāo)申請的主觀惡意,西安小肥羊烤肉館關(guān)于內(nèi)蒙古小肥羊公司注冊被異議商標(biāo)是惡意搶注的主張沒有事實(shí)和法律依據(jù)。西安小肥羊烤肉館申請"小肥羊及圖"商標(biāo)的時(shí)間為2000年10月23日,對該申請的審查應(yīng)當(dāng)依據(jù)1993年修改的商標(biāo)法及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定。2001年4月5日,商標(biāo)局發(fā)出審查意見書,要求西安小肥羊烤肉館刪除"小肥羊"文字,如果西安小肥羊烤肉館不同意,可以堅(jiān)持其申請,但西安小肥羊烤肉館放棄了對"小肥羊"文字的申請,其自然不能僅以申請行為本身主張享有在先權(quán)利。西安小肥羊烤肉館稱商標(biāo)局發(fā)出的審查意見書未盡法定告知義務(wù),缺乏事實(shí)和法律依據(jù)。內(nèi)蒙古小肥羊公司成立后,由于其經(jīng)營業(yè)績不斷上升,"小肥羊"在消費(fèi)者中已形成了一種特定的市場含義,使得"小肥羊"與內(nèi)蒙古小肥羊公司所提供的餐飲服務(wù)緊密聯(lián)系起來,其顯著性日益增強(qiáng)。內(nèi)蒙古小肥羊公司注冊被異議商標(biāo)并未違反商標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定,商標(biāo)評審委員會裁定被異議商標(biāo)予以注冊并無不當(dāng)。西安小肥羊烤肉館關(guān)于商標(biāo)局和商標(biāo)評審委員會審查標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的主張缺乏事實(shí)和法律依據(jù)。西安小肥羊烤肉館在異議復(fù)審請求中未涉及被異議商標(biāo)不符合《商標(biāo)法》第11條規(guī)定的內(nèi)容,且在本案中也陳述其在復(fù)審程序中并無該內(nèi)容,故對此不予審理。最終判決維持國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會【2004】第6392號《關(guān)于第3043421號"小肥羊LITTLESHEEP及圖"商標(biāo)異議復(fù)審裁定書》。
西安小肥羊烤肉館不服一審判決,向本院提起上訴。西安小肥羊烤肉館上訴稱∶第一,一審判決依據(jù)北京高院(2004)高民終字第138號判決認(rèn)定內(nèi)蒙古小肥羊
公司是由包頭市小肥羊連鎖總店變更而來,而在包頭市工商局昆都侖區(qū)分局的工商登記上,內(nèi)蒙古小肥羊公司則是于2001年7月11日設(shè)立,并非變更而來,與包頭市小肥羊連鎖總店沒有法律關(guān)系。第二,一審判決認(rèn)定,在客觀上西安小肥羊烤肉館在經(jīng)營活動中實(shí)際使用"小肥羊"的日期早于內(nèi)蒙古小肥羊公司,卻又以該使用不符合法律法規(guī)為由,對其在先權(quán)利不予保護(hù)。第三,一審判決對西安小肥羊烤肉館提出的"商標(biāo)局發(fā)出審查意見書未盡法定的告知義務(wù)"不予支持是錯(cuò)誤的。第四,西安小肥羊烤肉館在《商標(biāo)異議復(fù)審申請書》中明確表示,"小肥羊"商標(biāo)不符合《商標(biāo)法》第11條的規(guī)定,一審判決卻認(rèn)定未提出而不予審理。商標(biāo)評審委員會、內(nèi)蒙古小肥羊公司服從原審判決。
經(jīng)審理查明:西安小肥羊烤肉館于2000年6月在工商行政管理機(jī)關(guān)注冊登記。此前,西安小肥羊烤肉館的合伙人王朝榮等自1998年12月起在租房協(xié)議、衛(wèi)生許可證、收款單據(jù)、統(tǒng)計(jì)登記證上使用了"小肥羊"或"小肥羊烤肉館"等名稱。2000 年10月23日,西安小肥羊烤肉館在第42類上申請注冊"小肥羊及圖"商標(biāo)。2001年4月5日,商標(biāo)局向西安小肥羊烤肉館發(fā)出審查意見書,認(rèn)為"小肥羊"直接表示了服務(wù)內(nèi)容及特點(diǎn),要求刪去"小肥羊"文字。此后,西安小肥羊烤肉館按照審查意見書的意見刪除了"小肥羊"文字。2002年4月14日,西安小肥羊烤肉館刪除了"小肥羊"后的圖形部分被核準(zhǔn)注冊,核定服務(wù)項(xiàng)目為第?。矗差惒惋嫛埖?、咖啡館等,商標(biāo)注冊號為1749809。1999年9月13日,張鋼等在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市設(shè)立了包頭市小肥羊酒店。1999年12月14日,包頭市小肥羊酒店在第42類餐廳服務(wù)上申請注冊"小肥羊"商標(biāo),后商標(biāo)局以直接表示了服務(wù)的內(nèi)容和特點(diǎn)為由予以駁回。2000年12月,包頭市小肥羊酒店更名為包頭市小肥羊連鎖總店。2001年7月11日,張鋼等又設(shè)立了內(nèi)蒙古小肥羊公司。2001年12月18日,內(nèi)蒙古小肥羊公司向商標(biāo)局申請?jiān)诘冢矗差惿献裕⑿》恃蚣皥D"商標(biāo),該商標(biāo)申請經(jīng)初步審定后予以公告,商標(biāo)注冊號為3043421。2003年4月15日,西安小肥羊烤肉館針對該商標(biāo)提出異議,認(rèn)為該商標(biāo)缺乏顯著性,且系惡意搶注。商標(biāo)局經(jīng)審查認(rèn)為,西安小肥羊烤肉館認(rèn)為內(nèi)蒙古小肥羊公司惡意搶注了其在先使用并申請注冊的"小肥羊"商標(biāo),但西安小肥羊烤肉館的成立時(shí)間晚于內(nèi)蒙古小肥羊公司,且其未提供證明其擁有卡通圖形版權(quán)及在先使用"小肥羊"的相關(guān)證據(jù)。"小肥羊"并非固有的餐飲行業(yè)的通用名稱,而是由內(nèi)蒙古小肥羊公司首先將"小肥羊"作為服務(wù)項(xiàng)目名稱使用在餐飲服務(wù)項(xiàng)目上,并已具有一定知名度,從而使"小肥羊"作為服務(wù)項(xiàng)目名稱與內(nèi)蒙古小肥羊公司形成了較為密切的聯(lián)系,實(shí)際上也起到了區(qū)分商品來源的作用。通過內(nèi)蒙古小肥羊公司的長期使用和宣傳,廣大消費(fèi)者已經(jīng)更多地將"小肥羊"商標(biāo)與內(nèi)蒙古小肥羊公司相聯(lián)系,從而使"小肥羊"商標(biāo)作為區(qū)分餐飲服務(wù)的標(biāo)記與內(nèi)蒙古小肥羊公司的聯(lián)系更加密切,具備了作為商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。2004年4月5 日,商標(biāo)局作出(2004)商標(biāo)異字第519號裁定,駁回了西安小肥羊烤肉館的異議申請。2004年4月26日,西安小肥羊烤肉館向商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審。商標(biāo)評審委員會經(jīng)審查認(rèn)為,西安小肥羊烤肉館同意商標(biāo)局審查意見書的行為表明了其已經(jīng)放棄了對"小肥羊"文字的在先申請,西安小肥羊烤肉館的在先申請并未產(chǎn)生與被異議商標(biāo)存在權(quán)利沖突的在先權(quán)利?!渡虡?biāo)法》第?。常睏l對商標(biāo)在先使用者的保護(hù)體現(xiàn)為禁止以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。西安小肥羊烤肉館對"小肥羊"商標(biāo)的使用在形式、規(guī)模、范圍上都比較有限,尚未產(chǎn)生足以令公眾和內(nèi)蒙古小肥羊公司所知曉的一定影響。同時(shí),"小肥羊"并非西安小肥羊烤肉館獨(dú)創(chuàng)字詞,而內(nèi)蒙古小肥羊公司與西安小肥羊烤肉館處于不同省份,不能以商標(biāo)的獨(dú)創(chuàng)性和地域上的相鄰?fù)普摮鰞?nèi)蒙古小肥羊公司是在明知他人在先使用小肥羊商標(biāo)的情況下以不正當(dāng)手段搶先注冊。2004 年12月20 日,商標(biāo)評審委員會作出【2004】第6392號異議復(fù)審裁定,駁回了西安小肥羊烤肉館的復(fù)審請求。另查明,北京高院(2004)高民終字第138號民事判決中認(rèn)定內(nèi)蒙古小肥羊公司企業(yè)名稱歷經(jīng)三次變更,先由包頭市小肥羊酒店變更為包頭市小肥羊連鎖總店,又于2001年7月變更為內(nèi)蒙古小肥羊公司。
本院認(rèn)為,《商標(biāo)法》第31條規(guī)定,申請注冊商標(biāo)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利,也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo),即任何人不得利用不合理或不合法的方式,將他人已經(jīng)使用但尚未注冊的商標(biāo)以自己的名義向商標(biāo)局注冊。依據(jù)該規(guī)定,第一,該在先使用的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有可注冊性,法律規(guī)定禁止注冊的不在此限;第二,注冊人主觀上具有惡意;第三,至申請注冊時(shí)該在先使用的商標(biāo)具有一定的影響.以至于注冊人知道或應(yīng)當(dāng)知道該商標(biāo)的存在。依據(jù)《商標(biāo)法》第11條的規(guī)定,僅僅直接表示了本商品或服務(wù)的主要原料及其他特點(diǎn)的標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊,但上述標(biāo)志經(jīng)過使用獲得顯著特征并便于識別的,可以作為商標(biāo)注冊。本案中,西安小肥羊烤肉館主張內(nèi)蒙古小肥羊公司搶先注冊了其在先使用并且已經(jīng)具有一定影響的"小肥羊"文字商標(biāo)。"小肥羊"文字在一定程度上確實(shí)表示了"涮羊肉"這一餐飲服務(wù)行業(yè)的內(nèi)容和特點(diǎn),故包頭市小肥羊酒店于1999年12月14日在第42類上申請"小肥羊及圖"商標(biāo)、西安小肥羊烤肉館于2000年10月23日在第42類上申請"小肥羊及圖"商標(biāo),商標(biāo)局對于"小肥羊"文字均不予批準(zhǔn)。這就是說,"小肥羊"文字作為商標(biāo)注冊缺乏固有顯著性,因此,西安小肥羊烤肉館關(guān)于內(nèi)蒙古小肥羊公司違反《商標(biāo)法》第31條,搶先注冊其在先使用并具有一定影響的未注冊商標(biāo)的主張不能成立,但這并不排除"小肥羊"文字可以通過使用和宣傳獲得"第二含義"和顯著性。實(shí)際上,內(nèi)蒙古小肥羊公司自2001年7月成立后,采用了連鎖加盟的經(jīng)營方式,服務(wù)的規(guī)模和范圍急劇擴(kuò)張,2001年度即被評為中國餐飲百強(qiáng)企業(yè),2002年度又位列中國餐飲百強(qiáng)企業(yè)第二名,至第3043421 號商標(biāo)于2003年審定公告時(shí),在全國具有了很高的知名度,從而使"小肥羊"標(biāo)識與內(nèi)蒙古小肥羊公司形成了密切聯(lián)系,起到了區(qū)分服務(wù)來源的作用。故"小肥羊"文字標(biāo)識通過內(nèi)蒙古小肥羊公司大規(guī)模的使用與宣傳,已經(jīng)獲得了顯著性,并且便于識別,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)予作為商標(biāo)注冊。商標(biāo)局及商標(biāo)評審委員會準(zhǔn)予第3043421號商標(biāo)注冊并無不當(dāng)。西安小肥羊烤肉館所稱內(nèi)蒙古小肥羊公司并非由包頭市小肥羊連鎖總店變更而來,而是重新設(shè)立的企業(yè)以及商標(biāo)局審查意見書未盡法定的告知義務(wù)等不影響本案事實(shí)的認(rèn)定。綜上,駁回上訴,維持原判。
問題討論∶
"小肥羊"案是我國描述性商標(biāo)通過使用而獲得顯著性的典型案例,由于實(shí)踐中這種事例并不常見,無論是商標(biāo)局、商標(biāo)評審委員會還是法院均未形成獲得顯著性判斷與證明的一般規(guī)則,請結(jié)合本部分關(guān)于商標(biāo)獲得顯著性的原理、判斷規(guī)則和本案的情況總結(jié)出商標(biāo)獲得顯著性判斷的一般規(guī)則。
相信大家看完上面的介紹應(yīng)該知道,在注冊和審查商標(biāo)的時(shí)候,商標(biāo)的獲得顯著性就顯得尤為重要,所以大家就要多了解一點(diǎn)。以上就是公司寶小編整理的關(guān)于商標(biāo)法之商標(biāo)獲得顯著性的判斷和證明的相關(guān)知識,如果還有不懂比如說代理記賬、公司注冊以及版權(quán)專利等問題,可以掃描下面二維碼進(jìn)行添加查詢,希望能幫到你。
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