上篇內(nèi)容，公司寶已經(jīng)和大家介紹了該商標(biāo)糾紛案的具體內(nèi)容，商標(biāo)糾紛并不可怕，但是被訴侵權(quán)人在受到權(quán)利人發(fā)起的商標(biāo)維權(quán)訴訟后，也應(yīng)當(dāng)勇于對自己的商標(biāo)進(jìn)行正當(dāng)維權(quán)，維護(hù)自身的合法權(quán)益，下面就和公司寶一起來看看代理人對于該案件的講解內(nèi)容。

【代理人評析】

1.2001 年《商標(biāo)法》第 41 條立法沿革

我國 2001 年《商標(biāo)法》第41 條規(guī)定，對已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，以及違反第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規(guī)定而注冊的商標(biāo)可以裁定撤銷。前者可由商標(biāo)局依據(jù)自己的職權(quán)撤銷或者由其他單位或個人向商標(biāo)評審委員會提出撤銷申請，后者只能由商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人提出商標(biāo)撤銷申請，并且需要在自商標(biāo)注冊之日起5 年內(nèi)提出，對惡意注冊的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時間限制。

從我國的立法情況來看，2001 年《商標(biāo)法》并未區(qū)分商標(biāo)權(quán)無效和商標(biāo)權(quán)撤銷兩種制度，這與國際立法例有所差別。首先，從兩種制度的法律性質(zhì)上來講，商標(biāo)的無效是對商標(biāo)權(quán)在形成之前即具有權(quán)利瑕疵，因行政成本和社會整體效益的考慮，審查機(jī)關(guān)不可能事無巨細(xì)的避免不當(dāng)注冊情形，因而設(shè)計的一種補(bǔ)正制度。而商標(biāo)的撤銷是基于商標(biāo)權(quán)人的不當(dāng)使用或者不使用，導(dǎo)致與商標(biāo)法的立法本意相違背，從而被剝奪專用權(quán)的制度，從一定意義上講，撤銷制度可以被視為一種商標(biāo)管理過程中的行政處罰行為。其次，從商標(biāo)權(quán)失效后果來講，商標(biāo)無效是因為權(quán)利產(chǎn)生的基礎(chǔ)具有瑕疵，從本質(zhì)上看根本不符合權(quán)利產(chǎn)生的要件，所以商標(biāo)一旦被無效便意味著商標(biāo)注冊自始無效。商標(biāo)撤銷是基于對商標(biāo)的使用不符合法定要件，其權(quán)利產(chǎn)生的基礎(chǔ)是完全符合商標(biāo)法的規(guī)定的，不存在任何瑕疵，由于被撤銷前注冊商標(biāo)是合法有效的，故而撤銷行為是對商標(biāo)未來的效力作出的。

因此，2013 年，我國《商標(biāo)法》修訂，將第41 條前兩款的可撤銷情形，分別規(guī)定在第 44 條和第 45 條中，將“撤銷”修訂為“宣告商標(biāo)無效”。而在商標(biāo)可撤銷情形中保留了 2001 年《商標(biāo)法》中的規(guī)定，僅對自行改變注冊商標(biāo)、注冊人名義、地址或者其他事項，以及注冊商標(biāo)成為其指定商品通用名稱或者連續(xù)三年不使用的情形予以撤銷。

2.2013 年《商標(biāo)法》第 44 條立法解讀(1)立法目的

惡意注冊商標(biāo)行為嚴(yán)重擾亂市場秩序，壓縮商標(biāo)市場空間，造成商標(biāo)資源大量浪費的結(jié)果，受到社會公眾高度關(guān)注。在《商標(biāo)法》第三次修改過程中，商標(biāo)確權(quán)行政主管部門曾提出一系列法條設(shè)計意圖，希望加大制止惡意注冊力度。為了鼓勵正當(dāng)競爭、凈化商標(biāo)的市場秩序，有效遏制惡意搶注的目的，2013 年《商標(biāo)法》第44條主要針對于制止在非類似商品或服務(wù)上大量注冊與他人較高知名度商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)的情形做此規(guī)定。

(2)以欺騙或其他不正當(dāng)手段獲得注冊的認(rèn)定

基于鼓勵正當(dāng)競爭、凈化商標(biāo)市場秩序、有效遏制惡意搶注的法律導(dǎo)向，在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)的審查過程中對是否以欺騙或其他不正當(dāng)手段獲得注冊的情形需要進(jìn)行認(rèn)定。對于規(guī)模性注冊與他人在先注冊在關(guān)聯(lián)商品、同一行業(yè)中相關(guān)商品上的商標(biāo)完全相同或?qū)嵸|(zhì)相似商標(biāo)，一般會被認(rèn)定為以其他不正當(dāng)手段獲得注冊。如果申請人注冊大量的商標(biāo)并無實際使用的意圖或者可能，僅僅是為了轉(zhuǎn)讓牟利意圖的行為，也可認(rèn)定為上述規(guī)定中的不正當(dāng)手段。本案中，曹軍楊申請注冊的商標(biāo)多達(dá) 40 余件，目前并無證據(jù)證明其具有使用上述所有商標(biāo)的意圖，而該40 余件商標(biāo)中至少有 13 件商標(biāo)均申請注冊在第7類和第8 類與縫紉行業(yè)相關(guān)的商品上，且與他人在先注冊在第7類、第8類商品上的商標(biāo)標(biāo)志完全相同或基本無差別，特別是其中的 10 件商標(biāo)與他人在先注冊商標(biāo)所屬類別相同，僅僅是類似群組不同。所以.本案中一審法院、二審法院、再審法院均認(rèn)為曹軍楊的申請注冊的行為構(gòu)成了以其他不正當(dāng)手段獲得注冊的情形，從而對該商標(biāo)予以撤銷。通常情況下，在市場上有較高知名度的商標(biāo)所有權(quán)人需要特別注意是否存在以上欺騙或不正當(dāng)手段獲得注冊的情形，及時地向行政管理部門提出無效申請，以維護(hù)自身的合法權(quán)益。

(3)無效宣告之情形

商標(biāo)法區(qū)分商標(biāo)不予注冊的絕對事由和相對事由。絕對事由保護(hù)的是公共利益和公共秩序，相對事由保護(hù)的是特定民事權(quán)益?！渡虡?biāo)法》第44 條第1款和第45條第1款分別針對違反絕對事由和相對事由的注冊商標(biāo)爭議作出規(guī)定。

①商標(biāo)局宣告無效之情形

商標(biāo)法規(guī)定，商標(biāo)因欠缺絕對條件而獲得注冊的，原則上由商標(biāo)局依職權(quán)作出無效宣告，但其他單位和個人可以請求商標(biāo)評審委員會宣告該注冊商標(biāo)無效。欠缺絕對條件，即是違反商標(biāo)構(gòu)成的禁止性條款，導(dǎo)致商標(biāo)存在瑕疵，比如商標(biāo)標(biāo)識包含不得使用的文字或者圖案、商標(biāo)標(biāo)識構(gòu)成該商品或服務(wù)行業(yè)的通用名稱等情形。具體如下文所述：

第一.違反2013 年《商標(biāo)法》第10 條列舉的8項禁止性條款，即使用國家及國際組織的名稱或者標(biāo)志、官方標(biāo)志、有民族歧視性的標(biāo)志、帶有欺騙性的標(biāo)志，有害于社會主義道德風(fēng)尚或其他不良影響的標(biāo)志。已注冊商標(biāo)包含上述任何一種標(biāo)志的，都應(yīng)被宣告無效。

第二，違反2013 年《商標(biāo)法》第11條之規(guī)定的商標(biāo)，即禁止將商品的通用名稱、圖形、型號和僅僅直接表示商品質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的，以及其他缺乏顯著性的標(biāo)志作為商標(biāo)注冊。但是，一般來講，此類商標(biāo)申請一般會予以駁回，只有在后續(xù)的異議審查或復(fù)審中才對該商標(biāo)的顯著性作以實質(zhì)審查。如果該商標(biāo)在實際使用中獲得了顯著性，也即“第二含義”，便可以獲得注冊。

第三，違反 2013 年(商標(biāo)法》第 12 條之規(guī)定，將僅僅由商品自身性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需要的商品形狀或者使商品具有實質(zhì)性價值的形狀注冊為立體商標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)官告無效。

第四.以欺騙或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的行為，主要表現(xiàn)為虛構(gòu)、隱瞞事實真相或者偽造申請文件及有關(guān)文件進(jìn)行注冊的，例如申請人偽造營業(yè)執(zhí)照、修改經(jīng)營范圍，或者偽造其他證明文件的。

②在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人無效宣告之情形

2013 年《商標(biāo)法》第 45 條第 1款對商標(biāo)無效的相對事由作以規(guī)定，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以依據(jù)本條款請求商標(biāo)評審委員會宣告注冊商標(biāo)無效。具體情形如下：

第一，對馳名商標(biāo)的搶注，即通過復(fù)制、摹仿、翻譯他人馳名商標(biāo)而進(jìn)行注冊的，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請求宣告無效。但是，針對未在我國的注冊的馳名商標(biāo)宣告無效僅限于相同或類似商品，在我國已經(jīng)注冊的馳名商標(biāo)可擴(kuò)大至不相同和不相類似商品中。

第二，未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊的。

第三，商標(biāo)中有商品的地理標(biāo)志，而該商品并非來源于該標(biāo)志所標(biāo)示的地區(qū)，誤導(dǎo)公眾的。但是，已經(jīng)善意取得注冊的繼續(xù)有效。

第四，在同一種商品或者類似商品上與已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的。

第五，損害他人在先權(quán)利的，包括但不限于著作權(quán)、外觀設(shè)計權(quán)、商號權(quán)、原產(chǎn)地名稱權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)、使用有一定影響力的未注冊商標(biāo)等。

(4)無效宣告申請時間

依據(jù)我國 2013 年《商標(biāo)法》第 44 條和第 45 條規(guī)定，因絕對無效事由而提出無效宣告的，不受時間限制，任何人在商標(biāo)授權(quán)后均可提出無效宣告的請求。而因相對無效事由提出的無效宣告則有時間限制。針對普通商標(biāo)來講，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人應(yīng)當(dāng)自該商標(biāo)注冊之日起5年內(nèi)提出商標(biāo)無效的申請。商標(biāo)注冊已滿5年的，由于與商品之間構(gòu)成穩(wěn)定的聯(lián)系，具有完全的法律效力，不會再被宣告無效。但是，針對馳名商標(biāo)來講.對惡意注冊的，也即在注冊時明知或者應(yīng)知該馳名商標(biāo)存在的，馳名商標(biāo)所有人可以不受5 年期限的限制，該商標(biāo)被注冊后任何時間都可以提起無效宣告。

商標(biāo)無效宣告可以直接向商標(biāo)評審委員會請求裁定，也可以在商標(biāo)侵權(quán)訴訟過程中提起無效抗辯的理由，啟動商標(biāo)評審程序，此時法院可以中止商標(biāo)侵權(quán)訴訟的進(jìn)行，待商標(biāo)行政機(jī)關(guān)作出行政裁定之后再決定商標(biāo)侵權(quán)訴訟是否繼續(xù)進(jìn)行。

(5)欺騙或其他不正當(dāng)手段的認(rèn)定因素

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》(以下簡稱《意見》)中指出，人民法院在審理涉及撤銷注冊商標(biāo)的行政案件時，審查判斷訴爭商標(biāo)是否屬于以其他不正當(dāng)手段取得注冊，要考慮其是否屬于欺騙手段以外的擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者以其他方式謀取不正當(dāng)利益的手段。這種列舉加兜底的方式范圍較廣、適用空間較大，以解決實踐中可能出現(xiàn)的情形。但應(yīng)當(dāng)注意的是，雖然給予“其他不正當(dāng)手段”較寬的界定，但其性質(zhì)明確指向《商標(biāo)法》第 10 條、第 11 條、第 12 條以外的，與欺騙手段相并列的其他損害公共利益和公共秩序的注冊行為，僅適用于絕對事由。在司法實踐中能否構(gòu)成“其他不正當(dāng)手段”主要有以下幾種考量因素：

1.主觀上要求具有惡意

從法條用語上來講，本條的不正當(dāng)手段與欺騙應(yīng)具有同等性質(zhì)，更多的指向行為的目的或者后果，這種“不正當(dāng)性”體現(xiàn)在商標(biāo)注冊人在明知或者應(yīng)知的狀態(tài)下，對他人商標(biāo)進(jìn)行了搶注。不論是作為手段，還是意圖，都會擾亂商標(biāo)市場的管理，這種不正當(dāng)性都能夠通過商標(biāo)注冊人的客觀行為表現(xiàn)出來，個案中應(yīng)該綜合考量注冊商標(biāo)人注冊商標(biāo)的數(shù)量、經(jīng)營范圍、使用情況等。

2.申請注冊商標(biāo)的類別需要與申請人經(jīng)營范圍之間有一定的聯(lián)系

大量注冊與他人在先近似的商標(biāo)且沒有使用意圖的，將被認(rèn)定構(gòu)成不正當(dāng)手段注冊商標(biāo)。注冊與他人在先商標(biāo)近似的商標(biāo)標(biāo)識的注冊數(shù)量可以成為是否構(gòu)成不正當(dāng)手段的基本考量因素，從目前我國司法界的實踐來看，商標(biāo)數(shù)量不宜成為單獨的量化標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)結(jié)合其他因素進(jìn)行評價。一方面，市場上不乏出于正當(dāng)需求或者防御目的進(jìn)行注冊的商標(biāo)，如防御商標(biāo)的注冊。所謂防御商標(biāo)是指為了防止他人使用或者注冊而對自己的核心商標(biāo)進(jìn)行的注冊，主要有聯(lián)合商標(biāo)和防御商標(biāo)兩種模式。聯(lián)合商標(biāo)主要是同一企業(yè)在同一或者類似商品或服務(wù)上注冊兩個或兩個以上近似的商標(biāo)，如五糧液集團(tuán)有限公司就在酒水商品類中注冊了諸如“一糧液”“三糧液”“五糧液”“六糧液”等一系列商標(biāo)。防御商標(biāo)主要是同一商標(biāo)所有人把自己的商標(biāo)同時注冊在其他非同種或非類似的商品上，比如“喬丹案”中的喬丹體育股份有限公司就將其商標(biāo)“喬丹”分別注冊在了各類商品上。這類商標(biāo)的注冊數(shù)量巨大，但都具有合法的正當(dāng)性目的。另一方面，僅從數(shù)量來判斷個案商標(biāo)注冊容易混淆2013 年《商標(biāo)法》第 44 條第1款之立法目的，因為個案中所涉不正當(dāng)行為均是對誠實信用原則的違背，但僅損害了提出主張的特定主體的利益，不一定數(shù)量多就意味著擾亂商標(biāo)注冊的秩序。因此，在實踐中，法院會將注冊商標(biāo)的數(shù)量與注冊人或者經(jīng)營者之間的相當(dāng)性作以考察。作為個人，如果大量申請與他人相同或者近似的商標(biāo)，無論商品是否構(gòu)成同種或者類似，則很有可能是注冊者在搶古商標(biāo)市場，囤積商標(biāo)。

本案中，曹軍楊注冊商標(biāo)共40 余件，且這40余件商標(biāo)均是與他人在先商標(biāo)構(gòu)成近似，依據(jù)弘隆公司所述事實，曹軍楊在獲得商標(biāo)注冊后到處進(jìn)行工商投訴及訴訟，就很難認(rèn)定其注冊行為具有正當(dāng)性。作為市場經(jīng)營者，如果構(gòu)成上述情況，在能夠證明自己是為了保護(hù)自己商標(biāo)知名度的情形下，則一般不會被認(rèn)定為商標(biāo)搶注行為。在第9801980號“BLOVES”商標(biāo)宣告無效案中，被申請人富士集團(tuán)國際有限公司搶注深圳彼愛鉆石有限公司“BLOVES"商標(biāo)，申請人提出證據(jù)證明被申請人申請注冊了包括“iPhone”“瑪莎拉蒂”“神州行”在內(nèi)的兩千余件商標(biāo)，已超出正常的經(jīng)營需要，該行為具有明顯的主觀惡意，最終商標(biāo)評審委員會也認(rèn)定了被申請人搶注商標(biāo)的事實。

3.商標(biāo)標(biāo)識來源

就涉案商標(biāo)而言，一般都是基于他人商標(biāo)具有較高的知名度和顯著性而進(jìn)行不正當(dāng)?shù)膿屪?，如他人知名的字號、企業(yè)名稱、姓名、商標(biāo)等。上述注冊行為是故意攀附他人商業(yè)標(biāo)識的知名度，意圖不當(dāng)占據(jù)公共資源，影響商標(biāo)市場的秩序。依據(jù)法院調(diào)查的事實，本案中曹軍楊注冊的商標(biāo)中至少有 13 件商標(biāo)均申請注冊在第7類和第8 類與縫紉行業(yè)相關(guān)的商品上，且與他人在先注冊在第7類、第8類商品上的商標(biāo)標(biāo)志完全相同或基本無差別.特別是其中的 10 件商標(biāo)與他人在先注冊商標(biāo)所屬類別相同.僅僅是類似群組不同。雖然沒有明確證據(jù)證明上述在先商標(biāo)的知名度較高，但其申請人多為與曹軍楊同處浙江省東陽市.甚至同處一鎮(zhèn)。這樣看來，曹軍楊注冊的商標(biāo)大多來源于同一商品或服務(wù)領(lǐng)域，甚至同一地域的在先注冊商標(biāo)，難以認(rèn)定為具有合法的正當(dāng)性目的。

4.使用行為

商標(biāo)的意義在于讓消費者識別商品或者服務(wù)的來源，避免混淆。而要實現(xiàn)這一目的，必須通過商標(biāo)性使用才能做到。根據(jù) 2013 年《商標(biāo)法》第 48 條之規(guī)定，商標(biāo)的使用是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第 26 條規(guī)定，沒有實際使用注冊商標(biāo)，僅有轉(zhuǎn)讓或者許可行為；或者僅是公布商標(biāo)注冊信息、聲明享有注冊商標(biāo)專用權(quán)的，不認(rèn)定為商標(biāo)使用。商標(biāo)權(quán)人有真實使用商標(biāo)的意圖，并且有實際使用的必要準(zhǔn)備，但因其他客觀原因尚未實際使用注冊商標(biāo)的，人民法院可以認(rèn)定其有正當(dāng)理由。綜合以上兩條，可以得出這樣一條結(jié)論，即商標(biāo)性使用至少應(yīng)該滿足為使用而作出必要準(zhǔn)備，在使用過程中一定是要求商標(biāo)伴隨商品或服務(wù)進(jìn)入流通領(lǐng)域的行為。因此，如果商標(biāo)權(quán)利人在注冊大量商標(biāo)后，并未將商標(biāo)投人實際使用，為商標(biāo)使用作出必要準(zhǔn)備，或者僅用于商標(biāo)許可轉(zhuǎn)讓的，則可能被認(rèn)定為以不正當(dāng)手段進(jìn)行了商標(biāo)注冊。本案中，曹軍楊并未將所注冊的 40 余類商標(biāo)完全投入商標(biāo)使用的過程中，也沒有證據(jù)證明其為商標(biāo)使用作出必要準(zhǔn)備，而是進(jìn)行工商投訴，因此可以認(rèn)定其具有搶注的惡意。

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