通過上篇內(nèi)容，大家應(yīng)該都已經(jīng)知道了“仕德偉”商標糾紛的具體內(nèi)容，接下來就和公司寶一起來看看代理人是怎么通過2013年《商標法》第32條之解讀、主張在先企業(yè)名稱權(quán)的適用條件以及對他人未注冊商標之保護的相關(guān)內(nèi)容來對該案件進行解析的。

【代理人評析】

1.2013年《商標法》第32條之解讀

商標作為一種商業(yè)符號，目的是讓消費者區(qū)分商品與服務(wù)的來源，防止混淆，具有很強的顯著性。這種顯著性包括“識別性”和“區(qū)別性”兩部分內(nèi)容，其主要有兩種來源：一是商標本身固有的顯著性二是通過使用產(chǎn)生的顯著性。商標本身固有的顯著性可以來自商標本身的設(shè)計，也可以依附于具有一定影響力的其他標志或符號，比如社會知名人物的姓名、著名作品的名稱等。在現(xiàn)實生活中，不乏有人將他人具有一定影響力的特定符號或者標志注冊為商標，以此投機獲得利益。

2001年我國《商標法》第一次將此類搶注行為納人商標注冊的規(guī)制對象中，著重強調(diào)了商標注冊程序中對他人在先權(quán)利的保護原則，體現(xiàn)了誠實信用原則在商標領(lǐng)域的實踐，同時也是遏制惡意搶注商標的重要法律依據(jù)。

2013年《商標法》第32條前段規(guī)定“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”該部分是保護在先權(quán)利的概括條款。而第32條后段規(guī)定“也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”實則是對前半句的在先權(quán)利保護特殊情形作出的特別規(guī)定。最高人民法院2010年頒布的《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》(以下簡稱《意見》)中指出人民法院審查判斷訴爭商標是否損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利時，對于商標法已有特別規(guī)定的在先權(quán)利，按照商標法的特別規(guī)定予以保護；商標法雖無特別規(guī)定，但根據(jù)《民法總則》和其他法律的規(guī)定屬于應(yīng)予保護的合法權(quán)益的，應(yīng)當根據(jù)該概括性規(guī)定給予保護。從目前司法實踐和學(xué)術(shù)研究的結(jié)果來看，在先權(quán)利主要包括但不限于在先商標權(quán)、著作權(quán)、外觀設(shè)計權(quán)、在先姓名權(quán)、肖像權(quán)、在先企業(yè)名稱權(quán)等。這些權(quán)利的客體共同性在于均是以文字、圖形或圖案及其組合的形象化標志。近年來司法實踐中在先權(quán)利的范圍逐漸向“在先權(quán)益”的方向不斷擴張，根據(jù)最高人民法院2017年發(fā)布的《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)，將該條款定位為一種完全開放性的規(guī)定，既包括法律有明確規(guī)定的在先權(quán)利，又包括其他應(yīng)予保護的合法權(quán)益，如角色形象、作品名稱以及角色名稱等內(nèi)容。

本案中，主要涉及他人在先企業(yè)名稱權(quán)與在后注冊商標之間的爭議，故而將重點解析商標異議程序中，在先企業(yè)名稱權(quán)的適用范圍，以及對未注冊的具有一定影響力商標的保護。

2.主張在先企業(yè)名稱權(quán)的適用條件

(1)在先企業(yè)名稱權(quán)的判斷應(yīng)以“混淆原則”為前提

商號與商標同屬商業(yè)標記，功能上具有交叉和重疊，都可以區(qū)分商品和服務(wù)的來源，標識經(jīng)營主體。在先企業(yè)名稱權(quán)與在后注冊商標產(chǎn)生的沖突的原因在客觀上表現(xiàn)為二者具有共同的選材要素，一般為特定文字的組合。當商標注冊人選用了與在先商號相同或者近似的文字作為商標注冊時，兩種權(quán)益的沖突便已經(jīng)醞釀。究其根本，造成兩種權(quán)利沖突的根本原因一方面在于商標與商號的注冊登記機關(guān)并不統(tǒng)一信息不對稱。另一方面也不能排除在后商標注冊人意欲搭乘他人商業(yè)信譽便車的動機。

從立法文本上看2013年《商標法》第32條并沒有對他人“在先權(quán)利”的范圍進行更細致的界定，似乎只要他人享有在先權(quán)利便可以阻止商標申請人的注冊行為。然而，司法實踐中并非如此，其主要原因有兩點，一是此條款是為了制止商標注冊人的不正當?shù)膿屪⑿袨?，而促使這類搶注行為發(fā)生的內(nèi)在動因在于該標識具有潛在的市場價值如名人效應(yīng)、商譽價值等。二是商標本身產(chǎn)生于社會公有領(lǐng)域的素材如果對所有他人的在先權(quán)利都進行保護必然會導(dǎo)致商標資源的枯竭。因此，在適用2013年《商標法》第32條時，法院并不會對所有涉及的在先權(quán)利進行無條件保護。本案中，北京市高級人民法院認為《商標法》第32條旨在避免相關(guān)公眾對系爭商標與企業(yè)商號產(chǎn)生混淆誤認，對在先商號的使用給予必要的保護，但該保護一般情況下應(yīng)以其提供的商品或服務(wù)類別為限。法院認為對在先商號保護，應(yīng)當遵守“混淆原則”，也即在后注冊的商標會造成消費者混淆商品或服務(wù)來源的前提下，才對在先商號權(quán)進行保護。

《規(guī)定》中明確設(shè)立這一判斷標準，該規(guī)定第21條指出當事人主張他人注冊商標損害在先商號的，需滿足“他人未經(jīng)許可申請注冊與該字號相同或者近似的商標，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆”的條件。需要注意的一點是，該條第2款規(guī)定，對于已經(jīng)具有一定的市場知名度并已與企業(yè)建立穩(wěn)定對應(yīng)關(guān)系的企業(yè)名稱的簡稱，也可以作為在先權(quán)利受到保護，這里突破了商號的完整性，實踐中企業(yè)名稱簡稱受到保護的例子有“建行”“廣本”等。

(2)構(gòu)成在先商號的判斷時間點

《意見》第17條第2款規(guī)定，一般情況下，對是否構(gòu)成在先權(quán)利的判斷應(yīng)當以訴爭商標申請日為準，也即如果在先權(quán)利形成于商標注冊日之前，且注冊會給在先權(quán)利帶來損害的，則不應(yīng)予以注冊。如果在先權(quán)利于商標申請之日時尚未形成或已經(jīng)消滅的，則不能成為商標注冊的障礙，因為此時的商標申請人在提出注冊申請時沒有任何主觀惡意或過錯。2013年《商標法》第32條的目的在于避免權(quán)利的沖突，即使訴爭商標申請時存在在先權(quán)利，但如果在訴爭商標核準注冊時在先權(quán)利已不存在，則權(quán)利沖突的障礙已經(jīng)消除，故不能因之前存在在先權(quán)利而影響訴爭商標的注冊。

(3)主張在先企業(yè)名稱權(quán)主體必須適格

在商標注冊申請的異議程序中，主張在先企業(yè)名稱權(quán)的異議主體必須適格，這里主要涉及“利害關(guān)系人”的界定。2013年《商標法》第33條規(guī)定：“對初步審定公告的商標，自公告之日起三個月內(nèi)，在先權(quán)利人、利害關(guān)系人認為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，或者任何人認為違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，可以向商標局提出異議。公告期滿無異議的，予以核準注冊，發(fā)給商標注冊證，并予公告。一般情況下，商號的所有者即可成為注冊異議過程中的適格主體，但是實踐操作中不乏子公司、分公司進行異議申請，這類人能否主張在先企業(yè)名稱權(quán)呢？

在第3633468號“威尼斯”商標異議案中，異議申請人拉斯維加斯莎士公司系美國內(nèi)達華洲威尼斯人集團、威尼斯人(澳門)股份有限公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，后兩家公司均是異議申請人的控股公司，被異議人為深圳威尼斯酒店。該案中，商標評審委員會認為由于上述關(guān)聯(lián)關(guān)系，莎士公司可以成為其關(guān)聯(lián)企業(yè)“威尼斯人”商號的利害關(guān)系人。但是，一審和二審法院均否定了這一觀點，認為“利害關(guān)系人”應(yīng)當理解為在先權(quán)利人、被許可使用人、在先權(quán)利繼承人等，不應(yīng)當包括具有控股關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)。實踐中，從公司法的角度來看母子公司系兩個完全獨立的法人主體，能夠分別承擔民事責(zé)任，因此在商號相同的情況下，子公司不能以其母公司的商號形成于注冊商標之前，從而對注冊商標提出異議，主張在先企業(yè)名稱權(quán)。而對于分公司而言，不具有獨立的法人資格，而是作為總公司的分支機構(gòu)，由總公司承擔相應(yīng)的民事法律責(zé)任。因此，分公司作為總公司的延伸，可以依據(jù)2013 年《商標法》第 33條提起注冊商標侵害其總公司在先商號的異議程序。這一結(jié)論在第4213228號“錫林小肥羊歡城”商標異議案中已經(jīng)得到印證。

本案的特殊點在于仕德偉集團公司與仕德偉縫紉機公司，雖然兩者法定代表人均系一人，但沒有證據(jù)表明兩者之間存在緊密的聯(lián)系，如總公司與分公司的關(guān)系，而是作為各自獨立的法人，依法從事相關(guān)活動。因此，仕德偉集團公司無法以仕德偉縫紉機公司的在先商號啟動異議程序，而仕德偉集團公司成立時間晚于異議商標注冊時間，也不符合《商標法》第32條中先于申請日形成的在先權(quán)利之要件。所以，在異議程序和訴訟程序中提出在先商號受到損害的請求，難以得到認定。

(4)在先商號需具有一定的知名度

根據(jù)《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》，一般情況下企業(yè)名稱的構(gòu)成為“行政區(qū)劃+商號+行業(yè)類別+組織形式”，其經(jīng)營業(yè)務(wù)領(lǐng)域和經(jīng)營地域一般都有一定的范圍同一個商號可能在不同的行政區(qū)劃內(nèi)分別獲得企業(yè)名稱的注冊。換句話講，企業(yè)所享有的名稱專用權(quán)僅限于登記主管機關(guān)的管轄范圍。所以并不意味著商標申請人的注冊行為一定就會損害到在先商號所有者的權(quán)利，一方面可能因為該企業(yè)經(jīng)營商品或服務(wù)的類別與商標注冊者申請的核定使用范圍相去甚遠，基本不會造成消費者的混淆；另一方面由于該企業(yè)經(jīng)營的地域范圍有限，商標注冊者不一定就是出于搶注的目的，或許僅僅是巧合和偶然的因素。在這兩種條件下，商標注冊人的注冊行為并不能被《商標法》第32 條所排除。

之所以《規(guī)定》第21條和《商標審查及審理標準》規(guī)定，主張在先商號的，應(yīng)當滿足證明該商號或字號具有一定的市場知名度，其目的是防止商標注冊人搭乘其他企業(yè)良好商譽的“便車”，惡意搶奪他人的競爭市場。這里隱含的一層意思是，商標注冊人在明知或者應(yīng)知該商號存在的前提下，對該商號進行了商標的注冊。具有一定知名度的判斷應(yīng)當從商號登記時間起算，從該商號從事經(jīng)營活動的時間跨度、經(jīng)營績效、地域范圍、廣告投入等因素綜合考慮。在第3839502號“耀華商廈”商標異議案中，法院認定被申請人與申請人同處河北省黃驊市，地理位置的便利性大大增加了被申請人知悉申請人在先使用“耀華商廈”商號的可能性。加之申請人在被異議商標注冊前在當?shù)孛襟w的宣傳報道，以及商業(yè)性使用在當?shù)匦纬闪艘欢ǖ闹?，故被申請人的注冊行為?yīng)當給予否定性評價。

本案與上述案例不同，商標評審委員會認為仕德偉集團公司提交的證據(jù)不足以證明其將“仕德偉”作為商號在先使用在“服裝”等商品上并有一定知名度，故被異議商標的使用或注冊申請未構(gòu)成2001年《商標法》第31條所指的“損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”之情形。法院的標準變成了“在先商號要在申請注冊商標核定范圍的商品或服務(wù)上使用過”并且“該商號具有一定知名度”，嚴格遵循了“混淆+知名度”的判斷模式。

但是，混淆原則在他人主張在先企業(yè)名稱權(quán)時并非是絕對性要件，尤其當在先商號的知名度達到一定高度時，便可以進行商品跨類的保護，不再局限于企業(yè)名稱中商號本身限定的行業(yè)領(lǐng)域比如某些大型國企的商號。在第1988700號“小肥羊”商標異議復(fù)審案中，被申請人將“小肥羊”字樣申請在了礦泉水等商品上，而申請人內(nèi)蒙古小肥羊公司的經(jīng)營范圍僅限于餐飲服務(wù)行業(yè)，商標評審委員會與一審法院都認為兩者使用的商品服務(wù)范圍相差甚遠，不會造成混淆，因而不會損害“小肥羊”在先商號。但是，二審法院推翻了這一觀點，認為內(nèi)蒙古小肥羊公司提供的證據(jù)足以證明“小肥羊”商號在餐飲行業(yè)具有較高知名度，將其使用在礦泉水商品上會使消費者以為兩者之間存在特定聯(lián)系，因此對被異議商標的注冊不予核準。上述案例對混淆原則進行了擴大適用，對具有較高知名度商號，只要能使消費者產(chǎn)生特定聯(lián)系，即可適用2013年《商標法》第32條之規(guī)定。

除了上述具有較高知名度的商號，“中華老字號”的保護會完全突破混淆原則和經(jīng)營地的適用?！爸腥A老字號”專指具有悠久歷史，世代傳承的產(chǎn)品、技藝或者服務(wù)，在長期的經(jīng)營活動中，取得消費者的廣泛認同，一般具有很高的品牌信譽，典型的如“同仁堂”“內(nèi)聯(lián)升”等，其知名程度可以達到馳名商標的水平。因此，其保護范圍也會比普通知名商號的范圍更廣，法院在認定“中華老字號”構(gòu)成在先商號時會更加偏向于商品或服務(wù)的跨類保護，甚至是跨地區(qū)保護。

3.對他人未注冊商標之保護

在我國，商標的取得采取了商標注冊制度和申請在先原則，雖然這種制度對商標的管理秩序起到了穩(wěn)定的作用，但同時也會給利用注冊程序進行不正當競爭、損害未注冊商標所有人的正當權(quán)益的人留下可乘之機。商標法不僅要維持商品與商標之間的緊密聯(lián)系，防止消費者混淆，而且也要求商標注冊申請人遵循誠實信用原則維持市場的良好競爭秩序。因此，我國在幾次商標法的修改中都強調(diào)對未注冊商標的保護，現(xiàn)行《商標法》第32條后半段將“他人已經(jīng)使用并有一定影響”的商標作為一種特殊情形予以了保護?？梢娢覈虡朔壳安扇〉氖巧暾堅谙仍瓌t為主、使用在先原則為輔的立法構(gòu)造。當然，我國對未注冊商標的保護具有一定的要求，在《意見》第18條和《規(guī)定》第23條中都對未注冊商標的保護進行了限定，主要由以下幾個要素：

(1)未注冊商標已經(jīng)在先使用。根據(jù)《意見》未注冊商標需在中國境內(nèi)實際使用，也即必須建立商標與商品或服務(wù)之間的穩(wěn)定聯(lián)系商標應(yīng)附著于商品或服務(wù)流通在相關(guān)市場中，而不能僅存在于廣告宣傳或者交易文書中。

(2)未注冊商標有一定影響。有搶注行為并不意味著該商標具有一定影響力在先使用人必須舉證證明其在先商標有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳，在中國市場范圍內(nèi)為消費者所公知。此時，商標注冊申請人主觀上才有明知或者應(yīng)知該商標的可能，才能推定其構(gòu)成“以不正當手段搶先注冊”。

(3)只能禁止他人在相同或類似商品上搶先注冊相同或近似商標。這一點是為了區(qū)分有一定影響力的未注冊商標和馳名商標保護的范圍，因此只是將未注冊商標的保護限定在了相同或者類似商品上，否則會使對有一定影響的未注冊商標的保護強于馳名商標。

我國的企業(yè)名稱權(quán)即商號是在區(qū)分地域的范圍上考量是否存在沖突的，而商標權(quán)是全國范圍內(nèi)具有排他性的。企業(yè)在確定知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略時選擇商標與商號一致，選擇商標與商號不一致：選擇在住所地的縣級登記企業(yè)名稱，選擇在市級、省級登記企業(yè)名稱，將字號登記成全國無區(qū)域的企業(yè)名稱，或者在香港登記與國內(nèi)一致商號的企業(yè)名稱。以上戰(zhàn)略并不能簡單地評判優(yōu)劣，需要根據(jù)企業(yè)的商標情況、規(guī)模、發(fā)展階段、品牌戰(zhàn)略、品牌的多樣性、國際戰(zhàn)略、商號權(quán)顯著性等方面進行綜合的考量再做出適合企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略。

商標權(quán)與企業(yè)名稱權(quán)沖突的案件量呈上升趨勢，在先權(quán)利人除了證明在先權(quán)利外還應(yīng)當證明共同存在于市場容易導(dǎo)致消費者誤認、容易導(dǎo)致市場混淆的可能性。如果以損害在先企業(yè)名稱權(quán)為由提起的商標異議或者商標無效，需要證明：(1)在系爭商標申請注冊之前即已在先登記或使用商號；(2)商號在中國相關(guān)公眾中具有一定的知名度：(3)系爭商標的注冊與使用容易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，致使在先商號權(quán)人的利益可能受到損害。在致使在先有較高知名度的商號權(quán)人的利益受到損害的認定方面，有一些法院在混淆可能性的認定上可能會采取相對寬松的標準，將存在關(guān)聯(lián)性的商品或者服務(wù)亦納入了保護的范圍，這點值得企業(yè)特別注意。

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