商標(biāo)糾紛之“田島TIANDAO”商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案(三)
大家通過該案件(一)和(二)的內(nèi)容已經(jīng)了解了“田島TIANDAO”商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案的基本案情和判決理由以及商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定,下面就和公司寶一起來看看代理人是怎么通過商標(biāo)的撤三”制度概說、商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用、不規(guī)范使用商標(biāo)的使用認(rèn)定來對該案件進(jìn)行評價與解析的。
【代理人評析】
1.撤三”制度概說
(1)立法目的
注冊商標(biāo)沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的,任何單位和個人可以向商標(biāo)局申請撤銷該商標(biāo),這一制度被業(yè)內(nèi)人士簡稱為商標(biāo)的“撤三”制度。我國之所以建立這一商標(biāo)制度,其立法目的主要有兩方面。一方面,該制度是為了督促商標(biāo)權(quán)利人將商標(biāo)投入市場使用,發(fā)揮商標(biāo)本身識別商品或服務(wù)來源的功能。另一方面,由于我國在商標(biāo)的取得上采取先注冊原則,導(dǎo)致大量搶注商標(biāo)、防御商標(biāo)聯(lián)合商標(biāo)等,這些商標(biāo)絕大部分并不會被使用在所核定商品或者服務(wù)上,只是出于保護(hù)核心商標(biāo)或者提前占領(lǐng)商標(biāo)公共資源而保持閑置狀態(tài),導(dǎo)致商標(biāo)行政管理成本增加。因此,商標(biāo)的“撤三”制度在激活商標(biāo)資源,清理閑置商標(biāo)以及維持商標(biāo)良好競爭秩序上有著重要的作用。
(2)申請主體
“撤三”制度是為了保證商標(biāo)資源的合理配置,2013年《商標(biāo)法》修訂之前,商標(biāo)“撤三”的申請主體在《商標(biāo)法實(shí)施條例》中作出規(guī)定,后將此規(guī)定納入修改后的《商標(biāo)法》第49條中,規(guī)定任何人或者單位均可以對連續(xù)三年不使用的商標(biāo)提起撤銷申請,但商標(biāo)局或者商標(biāo)評審委員會并不會主動審查商標(biāo)使用情況。雖然,對申請主體不做限制要求在一定程度上加強(qiáng)了市場對商標(biāo)的監(jiān)管,有利于商標(biāo)行政管理的簡政放權(quán),但是同樣也導(dǎo)致了“撤三”制度的異化現(xiàn)象,即在未明確規(guī)定申請主體的適格標(biāo)準(zhǔn)時容易出現(xiàn)同一主體連續(xù)多次向商標(biāo)局提出“撤三”申請,妨礙商標(biāo)權(quán)利人對商標(biāo)的正常使用,成為一種惡意打擊競爭對手,搶奪商標(biāo)權(quán)的手段,造成商標(biāo)管理成本的增加。
2.商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用
(1)使用主體
《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》(以下簡稱《意見》)第20條指出商標(biāo)權(quán)人自行使用許可他人使用以及其他不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用,均可認(rèn)定屬于實(shí)際使用的行為。需要強(qiáng)調(diào)的是《意見》中許可他人使用應(yīng)該理解為被許可人在接受商標(biāo)許可后在市場中實(shí)際使用,而單純的許可行為不能認(rèn)定為商標(biāo)權(quán)利人的使用行為。
因此,商標(biāo)的使用從主體上來看主要分為商標(biāo)權(quán)人自行使用和被許可人使用。被許可人使用商標(biāo)的行為只有在具有合法權(quán)源的前提下,即簽署商標(biāo)許可使用合同并備案,才能認(rèn)定為商標(biāo)使用,否則是商標(biāo)侵權(quán)行為。但是,在實(shí)踐中有特殊情況,如果商標(biāo)權(quán)人與實(shí)際使用人之間存在某種特定的關(guān)系,比如雙方為母子公司、控股公司關(guān)系等,即使沒有正式的許可使用合同,仍可以認(rèn)定為具有合法權(quán)源。商標(biāo)“撤三”制度是為了減少商標(biāo)資源浪費(fèi),激活閑置商標(biāo)。因此,在這種情況下,可以認(rèn)定為“其他不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用”商標(biāo)具有發(fā)揮其功能的作用,不能被撤銷。
(2)使用方式
根據(jù)我國《商標(biāo)法》的規(guī)定,注冊商標(biāo)的專用權(quán),以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限。因此,商標(biāo)權(quán)人應(yīng)當(dāng)規(guī)范使用其注冊的商標(biāo),也即在核定使用的商品上使用核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)。實(shí)踐中,有的商標(biāo)權(quán)利人實(shí)際使用的商標(biāo)與核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)雖有細(xì)微差別,但未改變其顯著特征的,以相關(guān)公眾的一般注意力不會產(chǎn)生差異性認(rèn)識的,也可以視為注冊商標(biāo)的使用。
1)實(shí)際使用的判斷
在商標(biāo)“撤三”案件中,最重要的爭訴焦點(diǎn)是商標(biāo)是否已經(jīng)實(shí)際使用。本案中,兩審法院給出了兩種完全不同的意見。一審法院認(rèn)為商標(biāo)使用應(yīng)當(dāng)指復(fù)審商標(biāo)在商業(yè)活動中公開、真實(shí)、合法地使用而被申請人提供的證據(jù)僅有印制了“田島”機(jī)頭、馬達(dá)包裝箱,以及標(biāo)有“田島”字樣的縫紉機(jī)、馬達(dá)說明書,在無其他證據(jù)佐證的情況下,以上證據(jù)不能證明上述產(chǎn)品已經(jīng)投人市場實(shí)際使用??梢钥闯?,一審法院采用的是商品實(shí)際流通于市場的觀點(diǎn)。二審法院則采用了符合法定要件的觀點(diǎn)只要被申請人明確有法律規(guī)定的使用情形,便構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用。相較之下,一審法院有意地提高了法定標(biāo)準(zhǔn)加重了商標(biāo)權(quán)利人使用商標(biāo)的舉證責(zé)任,這與商標(biāo)法“撤三”制度的立法本意有一定出人。
2002年《商標(biāo)法實(shí)施條例》指出商標(biāo)的使用包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。在2013年《商標(biāo)法》修改時將此條款列人第48條,并附加商標(biāo)使用的要件--用于識別商品來源功能的實(shí)現(xiàn)。2016年,最高人民法院在“東風(fēng)”定牌加工案中,再次重申商標(biāo)本質(zhì)屬性是其識別性或者指示性,不用于識別或區(qū)分來源的使用,不是商標(biāo)法意義上的使用行為。因此,除了法條明確列舉的幾種使用行為外在判斷其他使用行為是否構(gòu)成商標(biāo)法意義上的實(shí)際使用時,應(yīng)綜合考慮能否實(shí)現(xiàn)商標(biāo)功能這一要素。本案中被申請人提供的包裝箱以及說明書上的“田島”商標(biāo)具有典型意義上的區(qū)別商品來源的功能,因此滿足商標(biāo)法意義上的使用。
2)不被視為商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用
如上文所述,如果商標(biāo)不能發(fā)揮其識別商品、服務(wù)來源的功能時,便不存在使用的價值,因此國家工商行政管理總局商標(biāo)局發(fā)布哪些情形不視為《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用:
①商標(biāo)注冊信息的公布或者商標(biāo)注冊人關(guān)于對其注冊商標(biāo)享有專用權(quán)的聲明;
②未在公開的商業(yè)領(lǐng)域使用;
③僅作為贈品使用;
④僅有轉(zhuǎn)讓或許可行為而沒有實(shí)際使用;
⑤僅以維持商標(biāo)注冊為目的的象征性使用;
⑥如果實(shí)際使用的商標(biāo)與核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)相比,改變了其顯著特征的,不能視為注冊商標(biāo)的使用。
上述前五項(xiàng)使用行為由于沒有在商業(yè)活動中實(shí)際使用注冊商標(biāo),這些情形顯然無法真正發(fā)揮商標(biāo)的基本功能,不宜認(rèn)定為商標(biāo)使用。需要注意的是商標(biāo)使用的前提是在該商標(biāo)核準(zhǔn)注冊的商品或服務(wù)上使用,而第六種行為是對注冊商標(biāo)的違法使用,自行改變注冊商標(biāo),會嚴(yán)重?fù)p害注冊商標(biāo)的公信力,也可能造成消費(fèi)者的誤認(rèn),這種不規(guī)范的使用應(yīng)當(dāng)予以排除,甚至可以由商標(biāo)局撤銷該商標(biāo)。
3)商標(biāo)使用證據(jù)的要求
根據(jù)我國現(xiàn)行《商標(biāo)法實(shí)施條例》第66條規(guī)定,在商標(biāo)“撤三”制度中有商標(biāo)注冊人承擔(dān)商標(biāo)使用的舉證責(zé)任。商標(biāo)使用的證據(jù)材料,包括商標(biāo)注冊人使用注冊商標(biāo)的證據(jù)材料和商標(biāo)注冊人許可他人使用注冊商標(biāo)的證據(jù)材料。在《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定用以證明系爭商標(biāo)不存在連續(xù)三年不使用的情形的證據(jù)材料,應(yīng)當(dāng)符合以下要求:
①能夠顯示出使用的系爭商標(biāo)標(biāo)識。
②能夠顯示出系爭商標(biāo)使用在指定使用的商品/服務(wù)上。
③能夠顯示出系爭商標(biāo)的使用人,既包括商標(biāo)注冊人自己,也包括商標(biāo)注冊人許可的他人。如許可他人使用的應(yīng)當(dāng)能夠證明許可使用關(guān)系的存在(當(dāng)然,如果許可雙方之間存在諸如母子公司的關(guān)系,則不需要許可合同證明)。
④能夠顯示出系爭商標(biāo)的使用日期,且應(yīng)當(dāng)在自撤銷申請之日起向前推算三年內(nèi)。
⑤能夠證明系爭商標(biāo)在《商標(biāo)法》效力所及地域范圍內(nèi)的使用。
3.不規(guī)范使用商標(biāo)的使用認(rèn)定
商標(biāo)的不規(guī)范使用,是指商標(biāo)注冊人在使用注冊商標(biāo)的過程中,自行改變注冊商標(biāo)、注冊人名義、地址或者其他事項(xiàng)的行為。商標(biāo)因不規(guī)范使用將由商標(biāo)局責(zé)令限期改正,期滿未改正的,由商標(biāo)局撤銷其注冊商標(biāo)。商標(biāo)的注冊取得制本就是一種公示公信的制度,一方面為了商標(biāo)所有權(quán)人表征其權(quán)利,另一方面是為了他人識別商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利范圍。如果在實(shí)際使用中違反了以上要求便會損害商標(biāo)的公信力。
4.具有正當(dāng)理由未使用,不被“撤三”
2010年《授權(quán)確權(quán)意見》中指明,如果商標(biāo)權(quán)利人連續(xù)三年不使用商標(biāo)具有正當(dāng)理由,則可以不受“撤三”制度的限制,因?yàn)閷⒆陨虡?biāo)真實(shí)投入商業(yè)使用一方面有賴于商標(biāo)權(quán)人的主觀意愿和實(shí)際行為,另一方面也需要其他客觀條件的配合。2010年最高人民法院發(fā)布的《授權(quán)確權(quán)意見》中第20條規(guī)定,在以下幾種情況下,商標(biāo)權(quán)利人不使用商標(biāo)具有正當(dāng)理由:
(1)因不可抗力未使用或者停止商標(biāo);
(2)因政策性限制未使用或者停止使用商標(biāo);(3)因破產(chǎn)清算未使用或者停止使用商標(biāo);
(4)商標(biāo)權(quán)人有真實(shí)使用商標(biāo)的意圖,并且有實(shí)際使用的必要準(zhǔn)備,但因其他不可歸責(zé)于商標(biāo)注冊人的客觀事由,尚未實(shí)際使用或者停止使用注冊商標(biāo)。
前三種商標(biāo)未使用是基于法定事由,第四項(xiàng)主要針對有些經(jīng)營活動需要行政審批的情形,商標(biāo)權(quán)人會因尚未獲得審批而未能使用注冊商標(biāo)。對于這種情況,人民法院不能一概認(rèn)為商標(biāo)權(quán)人存在不使用的正當(dāng)理由,還需要具體考察商標(biāo)權(quán)利人是否滿足第四項(xiàng)的要求,是否為了使用商標(biāo)按照規(guī)定積極去申請審批。只有商標(biāo)權(quán)人積極實(shí)施了申請審批的行為,才能被評價為具有正當(dāng)性。反之,則不具有正當(dāng)理由。
當(dāng)然,司法實(shí)踐中,第四項(xiàng)也可以擴(kuò)大適用范圍,只要滿足“具有真實(shí)使用的意圖”和“有實(shí)際使用的必要準(zhǔn)備”兩個充分條件,便具有了正當(dāng)理由。在“汪貝貝等訴謝碧珊”一案中,法院認(rèn)為:“潘勤和汪貝貝于2013年3月18日與訴爭商標(biāo)原權(quán)利人趙強(qiáng)簽訂轉(zhuǎn)讓合同后,隨即于2013年5月和6月分別授權(quán)錦星公司、海濱公司使用訴爭商標(biāo),并于2014年1月通過錦星公司與息縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會簽訂相關(guān)投資協(xié)議,后又成立了信陽好彩頭公司和好彩頭公司,由此可以看出,汪貝貝對訴爭商標(biāo)具有真實(shí)的使用意圖并為使用訴爭商標(biāo)開展了相應(yīng)準(zhǔn)備工作。”因此,判決認(rèn)為汪貝貝連續(xù)三年未使用其注冊商標(biāo)具有正當(dāng)理由,不應(yīng)被撤銷。
企業(yè)的商標(biāo)戰(zhàn)略選擇至關(guān)重要,一方面選擇好的戰(zhàn)略不僅可以節(jié)約商標(biāo)管理的成本,包括申請、維權(quán)等成本。另一方面,可以保證商標(biāo)市場資源的充分活力和空間??傮w來看有以下幾點(diǎn)提示:
第一商標(biāo)被侵害時提出馳名商標(biāo)的保護(hù)比全類注冊保護(hù)好。
很多企業(yè)在多年經(jīng)營商標(biāo)后具有較高的商譽(yù)和知名度,因此擔(dān)心他人進(jìn)行商標(biāo)搶注,就選擇商標(biāo)的全類注冊,但實(shí)際上企業(yè)自身的經(jīng)營范圍并沒有那么廣,全類注冊反而容易被他人提出撤三年不使用的申請,導(dǎo)致商標(biāo)注冊的前期投入浪費(fèi)。選擇商標(biāo)被侵害時在異議、無效宣告或商標(biāo)侵權(quán)案件中由于跨類別并且確有必要保護(hù)時,可以提出馳名商標(biāo)保護(hù)的需求。
第二,對商品或者服務(wù)的核心類別進(jìn)行注冊。
不具有較高知名度的商標(biāo)為了獲得強(qiáng)保護(hù),企業(yè)一般也會盡可能擴(kuò)大該商標(biāo)的保護(hù)范圍,而實(shí)際上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出自己的經(jīng)營范圍,只是徒勞增加了商標(biāo)管理的成本。與其毫無針對性的注冊,不如選擇重點(diǎn)領(lǐng)域的注冊,將與企業(yè)本身經(jīng)營商品或服務(wù)相類似,或者具有聯(lián)系的其他商品或服務(wù)類別重點(diǎn)注冊,有所偏重。這樣一方面可以保證企業(yè)在將來有足夠的發(fā)展空間,另一方面能對自己的核心商品或者服務(wù)加強(qiáng)保護(hù)。
第三,完善商標(biāo)管理,預(yù)防被他人提出三年不使用時提供有效的商標(biāo)使用證據(jù)。
(1)注意保留有效證據(jù)
企業(yè)在日常經(jīng)營中做好商標(biāo)使用證據(jù)的留存與備份,進(jìn)行分類整理,參照已有的《商標(biāo)檔案管理辦法》建立企業(yè)商標(biāo)檔案管理制度,完善企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理的工作系統(tǒng),做好收集、整理、歸檔、保管、檢索和提供利用等工作助力企業(yè)加強(qiáng)商標(biāo)注冊、運(yùn)用、管理和保護(hù)。
(2)地址變更防止被撤銷
企業(yè)如果搬離原登記住所地,應(yīng)盡快辦理商標(biāo)地址變更,以免在商標(biāo)局注冊的地址如果無法查收信件,以保證可以收到商標(biāo)局和商評委發(fā)出的各種文書,及時維護(hù)自己的權(quán)利,避免商標(biāo)被撤銷。
(3)變更商標(biāo)標(biāo)樣及時進(jìn)行申請保護(hù)
商標(biāo)法保護(hù)的只是在核定使用的商品或者服務(wù)上的注冊商標(biāo),因此商標(biāo)的正確使用至關(guān)重要,商標(biāo)標(biāo)樣的改變或商品的改變都視為超出原商標(biāo)注冊證的使用范圍,因此,企業(yè)如果變更商標(biāo)標(biāo)樣一定要及時申請新的商標(biāo),以利于得到及時的商標(biāo)保護(hù)。
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