在任何消費(fèi)者混淆是可能的情況下，沒有任何使用能被承認(rèn)為正當(dāng)，而且盡管地區(qū)法院并未直接處理舉證負(fù)擔(dān)問題，它似乎在表明沒有消費(fèi)者混淆的情況下判決KP勝訴，我們準(zhǔn)予KP請求的調(diào)卷令，就可能混淆對商標(biāo)侵權(quán)指控的正當(dāng)使用抗辯的意義，以及基于那種理由證明其使用不可能導(dǎo)致消費(fèi)者混淆的理由而抗辯的當(dāng)事人的義務(wù)，下面和公司寶小編一起來了解下侵犯商標(biāo)權(quán)訴訟案例分析吧！

侵犯商標(biāo)權(quán)訴訟主張?zhí)崞甬?dāng)事人是否要承擔(dān)否定被控行為案例分析

KP Permanent Make-up Inc.v.Lasting Impression Inc Supreme Court of the United States，328 F.3d 1061（2004）

Souter法官：

這里的問題是，對侵犯商標(biāo)權(quán)訴訟主張?zhí)崞鸬暮侠硎褂玫姆ǘǚe極抗辯的當(dāng)事人是否要承擔(dān)否定被控行為，會使消費(fèi)者混淆受影響的商品或服務(wù)的來源的任何可能性的舉證責(zé)任。我們認(rèn)為不需要。

本案中每一方當(dāng)事人都銷售紋繡，一種皮下注射的顏料和液體的混合物，目的是掩蓋傷疤和修飾天然膚色，每一方當(dāng)事人都在市場營銷和銷售其產(chǎn)品時使用某種變體的"micro color的詞。申訴人KP Permanent Make-Up，Inc.（以下簡稱"KP"）宣稱自1990或1991年就在廣告?zhèn)鲉巍⒆?991年就在顏料瓶上使用這個單一詞的變體。被申訴人Lasting Impression I，Inc.及其被許可人McN International，Inc.（以下合稱"Lasting"）否認(rèn)KP那么早開始使用這個詞，但是，為當(dāng)前的意圖，我們承認(rèn)KP的陳述為真實(shí)的；地區(qū)法院和上訴法院也都這么認(rèn)為，而爭議事實(shí)并不影響我們對這個問題的解決。1992年，Lasting向美國專利商標(biāo)局申請包含"Micro Colors"這個詞的商標(biāo)注冊，該詞是黑色方塊中由一根綠色柱體分開的白色字母。專利商標(biāo)局于1993年注冊給Lasting，而1999年注冊成為不可否認(rèn)的。

也是在1999年，KP制作了一種10頁的廣告小冊子，上面使用了一個大的打印字體的"microcolor"，激起了Lasting要求KP停止使用該術(shù)語。相反，KP在加利福尼亞中區(qū)法院對Lasting提起了訴訟，基于不只一個理由尋求它的"microcolor"文字并不侵犯Lasting所主張的獨(dú)占權(quán)的宣告性判決。Lasting提起了反訴，和其他事情一起主張KP侵犯了"Micro Colors"的商標(biāo)權(quán)。

KP在侵權(quán)反訴中基于正當(dāng)使用的法定積極抗辯尋求即決判決。在裁決Lasting已經(jīng)容許KP使用這個術(shù)語描述其商品而不是作為一個商標(biāo)之后，地區(qū)法院認(rèn)為，KP行為正當(dāng)且具有善意，因?yàn)椴豢蔂幾h的事實(shí)表明KP在Lasting采用這兩個詞的復(fù)數(shù)形式作為商標(biāo)之前就已經(jīng)連續(xù)地使用"microcolor"這個術(shù)語。在并未調(diào)查這種行為是否可能導(dǎo)致混淆的情況下，地區(qū)法院得出結(jié)論說，KP已經(jīng)完成其根據(jù)《蘭哈姆法》第115（b）（4）條的積極抗辯并在Lasting的侵權(quán)訴訟主張中作出 KP勝訴的即決判決。

在上訴中，第九巡回上訴法院認(rèn)為，地區(qū)法院沒有深入探究部分消費(fèi)者就KP的商品的來源可能混淆的問題就處理合理使用抗辨而犯了錯。上訴法院認(rèn)為，在任何消費(fèi)者混淆是可能的情況下，沒有任何使用能被承認(rèn)為正當(dāng)，而且盡管地區(qū)法院并未直接處理舉證負(fù)擔(dān)問題，它似乎在表明沒有消費(fèi)者混淆的情況下判決KP勝訴（"因此，KP只能從正當(dāng)使用抗辯中獲益，如果KP對'micro color'這個術(shù)語的使用和Lasting的商標(biāo)之間不存在混淆可能性的話"）。由于上訴法院裁決，根據(jù)該法院評估混淆可能性的8因素測試存在著相關(guān)的有爭議的重要事實(shí)，上訴法院推翻了即決判決而要求審查該案。

我們準(zhǔn)予KP請求的調(diào)卷令，就可能混淆對商標(biāo)侵權(quán)指控的正當(dāng)使用抗辯的意義，以及基于那種理由證明其使用不可能導(dǎo)致消費(fèi)者混淆的理由而抗辯的當(dāng)事人的義務(wù)，以處理上訴法院之間的分歧。我們現(xiàn)在取消上訴法院的判決。

II--A

《1946年商標(biāo)法》（即以其主要支持者而著名的《蘭哈姆法》）規(guī)定，貿(mào)易或服務(wù)商標(biāo)的使用者有機(jī)會向?qū)＠虡?biāo)局注冊。如果該注冊接下來滿足包括繼續(xù)使用連續(xù)5年的進(jìn)一步條件，"商業(yè)中使用這種注冊商標(biāo)指示注冊中規(guī)定的商品的來源的權(quán)利"就"將是不可否認(rèn)的，除了列明的特定例外之外"。

當(dāng)"這種使用可能導(dǎo)致混淆、或者導(dǎo)致錯誤，或者欺詐"時，注冊商標(biāo)所有人（不管是否不可否認(rèn)）有權(quán)針對商業(yè)中模仿該商標(biāo)的人提起民事訴訟。盡管不可否認(rèn)的注冊是"注冊人商業(yè)中使用該商標(biāo)的獨(dú)占權(quán)的結(jié)論性證據(jù)"，原告要勝訴仍然要提供"《蘭哈姆法》第32條定義的侵權(quán)的證據(jù)"。像剛解釋的那樣，那要求證明被告的實(shí)際行為可能在消費(fèi)者頭腦中產(chǎn)生關(guān)于相關(guān)商品或服務(wù)來源的混淆。當(dāng)理解一方當(dāng)事人可用的積極正當(dāng)使用抗辯的進(jìn)一步規(guī)定的相關(guān)部分時，必須記住原告的這種舉證責(zé)任，該方當(dāng)事人"對被指控為侵權(quán)的名稱、術(shù)語或圖案的使用是一種善意的、描述性的和正當(dāng)使用的只為描述該方當(dāng)事人的產(chǎn)品或服務(wù)或其地理來源的使用，而不是作為商標(biāo)使用"。

有兩點(diǎn)是明顯的?！短m哈姆法》第33條（b）款將證明混淆可能性的舉證責(zé)任分配給了指控侵權(quán)的當(dāng)事人，即使當(dāng)其依賴一種不可否認(rèn)的注冊時也是這樣。而國會在確定《蘭哈姆法》第33條（b）款（4）項(xiàng)的正當(dāng)使用抗辯的要素時沒有提到任何混淆可能性。

從這些文本確定的點(diǎn)出發(fā)，很難說主張合理使用抗辯必須承擔(dān)否定混淆的舉證責(zé)任。似乎可信的是，國會在《蘭哈姆法》第32條并非打算使用"可能導(dǎo)致混淆或者導(dǎo)致錯誤或者欺詐"這種描述性的短語以描述商標(biāo)所有人證明消費(fèi)者混淆的可能性的條件，而是打算依賴《蘭哈姆法》第33條（b）款（4）項(xiàng)中簡短起草的"正當(dāng)?shù)厥褂?這個短語以表示給被告否認(rèn)混淆的舉證責(zé)任。"在國會將某特定語言包括進(jìn)某法規(guī)的某一條而在同一法規(guī)的另一條中省略它的情況下，通常推定國會在這種根本不同的包括或者排除中是有意和有目的地如此做。"

我們在Lasting的建議中也沒有發(fā)現(xiàn)更多說服力，其建議是第33條（b）款（4）項(xiàng)的"正當(dāng)使用"是對反不正當(dāng)競爭普通法中發(fā)展出的混淆可能性測試間接包含。Lasting肯定是正確的，即某些不正當(dāng)競爭案件會強(qiáng)調(diào)另一個人在進(jìn)行貿(mào)易時使用一個術(shù)語散播混淆時走得太遠(yuǎn)，而或者禁止這種使用或者命令被告包含一種棄權(quán)聲明。但是，不正當(dāng)競爭普通法也容忍包含于另一個人的商標(biāo)之中的詞的描述性使用產(chǎn)生的某種程度的混淆。當(dāng)這些案件和將消費(fèi)者混淆的可能性考慮為決定某種使用是否正當(dāng)時的一種因素相一致時，它們并不代表這樣的命題，即混淆的評估本身就可能是決定性的。的確，任何人都不可能繞開它們，任何抗辯都有完全否定混淆可能性的舉證責(zé)任。

最后，對侵權(quán)訴訟中的典型訴訟進(jìn)程的觀察清楚表明施加給被告證明不混淆的舉證責(zé)任的不連貫性。如果某原告成功地確立包括消費(fèi)者混淆可能性的要素的商標(biāo)侵權(quán)的表面證據(jù)，被告可以提供反駁證據(jù)以削弱原告在這個（或任何）要素上的證據(jù)的效力，或者提起阻止救濟(jì)的積極抗辯，即使表面證據(jù)情況是完好的，還可以兩者兼做。但是給予被告積極表明原告在證明某些要素（就像混淆）時不可能成功的抗辯是沒有意義的。被告所需要做的全部不過是使原告在那一點(diǎn)上已經(jīng)承擔(dān)舉證責(zé)任的事實(shí)裁決不具說服力。當(dāng)不可知論發(fā)揮作用時，被告不需要法院的真正相信。換句話說，只在當(dāng)原告已經(jīng)用優(yōu)勢證據(jù)表明了可能混淆的時候，被告才可能需要積極抗辯，但是根據(jù)Lasting的理論，被告在這種情況下將會被預(yù)先處理。"它不合邏輯地主張，在抗辯變得相關(guān)的唯一情況下也不能主張抗辯。"當(dāng)對原告的混淆觀點(diǎn)純粹反駁將使被告有權(quán)勝訴時，提供不存在混淆加善意的積極抗辯是沒有意義的，不管是否是善意的。

通過主張這種"古怪"（oddity）反映了作為歷史問題的正當(dāng)使用抗辯的"發(fā)育不全"特征，Lasting試圖為這種積極抗辯觀念的反常找借口。Lasting主張，由于正是1988年國會補(bǔ)充了不可否認(rèn)的商標(biāo)所有人的獨(dú)占權(quán)"服從于侵權(quán)證明"的明確規(guī)定，在1988年之前，不存在商標(biāo)所有人證明混淆可能性的條件。這種觀點(diǎn)認(rèn)為，在1988年之前，就可能混淆的問題要求被告在基于合理使用理由而抗辯時證明混淆的不存在是合理的。當(dāng)1988年《商標(biāo)法》使商標(biāo)所有人承擔(dān)證明可能混淆的義務(wù)時，這種修改并不能夠緩解合理使用的被告的突然奇怪的證明不存在混淆的舉證責(zé)任，這種混淆是原告在一開始就應(yīng)該證明的新的舉證責(zé)任。

但是這種解釋不能成立。不僅僅是那將是高度可疑的，使得《蘭哈姆法》第33條（b）款（4）項(xiàng)成為多余和無意義。該論點(diǎn)的主要問題是其錯誤的前提：Lasting的不可否認(rèn)的商標(biāo)的所有人在1988年之前不需要證明混淆可能性的假定是錯誤的。

可能性的條件，而是打算依賴《蘭哈姆法》第33條（b）款（4）項(xiàng)中簡短起草的"正當(dāng)?shù)厥褂?這個短語以表示給被告否認(rèn)混淆的舉證責(zé)任。"在國會將某特定語言包括進(jìn)某法規(guī)的某一條而在同一法規(guī)的另一條中省略它的情況下，通常推定國會在這種根本不同的包括或者排除中是有意和有目的地如此做。"

我們在Lasting的建議中也沒有發(fā)現(xiàn)更多說服力，其建議是第33條（b）款（4）項(xiàng)的"正當(dāng)使用"是對反不正當(dāng)競爭普通法中發(fā)展出的混淆可能性測試間接包含。Lasting肯定是正確的，即某些不正當(dāng)競爭案件會強(qiáng)調(diào)另一個人在進(jìn)行貿(mào)易時使用一個術(shù)語散播混淆時走得太遠(yuǎn)，而或者禁止這種使用或者命令被告包含一種棄權(quán)聲明。但是，不正當(dāng)競爭普通法也容忍包含于另一個人的商標(biāo)之中的詞的描述性使用產(chǎn)生的某種程度的混淆。當(dāng)這些案件和將消費(fèi)者混淆的可能性考慮為決定某種使用是否正當(dāng)時的一種因素相一致時，它們并不代表這樣的命題，即混淆的評估本身就可能是決定性的。的確，任何人都不可能繞開它們，任何抗辯都有完全否定混淆可能性的舉證責(zé)任。

最后，對侵權(quán)訴訟中的典型訴訟進(jìn)程的觀察清楚表明施加給被告證明不混淆的舉證責(zé)任的不連貫性。如果某原告成功地確立包括消費(fèi)者混淆可能性的要素的商標(biāo)侵權(quán)的表面證據(jù)，被告可以提供反駁證據(jù)以削弱原告在這個（或任何）要素上的證據(jù)的效力，或者提起阻止救濟(jì)的積極抗辯，即使表面證據(jù)情況是完好的，還可以兩者兼做。但是給予被告積極表明原告在證明某些要素（就像混淆）時不可能成功的抗辯是沒有意義的。被告所需要做的全部不過是使原告在那一點(diǎn)上已經(jīng)承擔(dān)舉證責(zé)任的事實(shí)裁決不具說服力。當(dāng)不可知論發(fā)揮作用時，被告不需要法院的真正相信。換句話說，只在當(dāng)原告已經(jīng)用優(yōu)勢證據(jù)表明了可能混淆的時候，被告才可能需要積極抗辯，但是根據(jù)Lasting的理論，被告在這種情況下將會被預(yù)先處理。"它不合邏輯地主張，在抗辯變得相關(guān)的唯一情況下也不能主張抗辯。"當(dāng)對原告的混淆觀點(diǎn)純粹反駁將使被告有權(quán)勝訴時，提供不存在混淆加善意的積極抗辯是沒有意義的，不管是否是善意的。

通過主張這種"古怪"（oddity）反映了作為歷史問題的正當(dāng)使用抗辯的"發(fā)育不全"特征，Lasting試圖為這種積極抗辯觀念的反常找借口。Lasting主張，由于正是1988年國會補(bǔ)充了不可否認(rèn)的商標(biāo)所有人的獨(dú)占權(quán)"服從于侵權(quán)證明"的明確規(guī)定，在1988年之前，不存在商標(biāo)所有人證明混淆可能性的條件。這種觀點(diǎn)認(rèn)為，在1988年之前，就可能混淆的問題要求被告在基于合理使用理由而抗辯時證明混淆的不存在是合理的。當(dāng)1988年《商標(biāo)法》使商標(biāo)所有人承擔(dān)證明可能混淆的義務(wù)時，這種修改并不能夠緩解合理使用的被告的突然奇怪的證明不存在混淆的舉證責(zé)任，這種混淆是原告在一開始就應(yīng)該證明的新的舉證責(zé)任。

但是這種解釋不能成立。不僅僅是那將是高度可疑的，使得《蘭哈姆法》第33條（b）款（4）項(xiàng)成為多余和無意義。該論點(diǎn)的主要問題是其錯誤的前提：Lasting的不可否認(rèn)的商標(biāo)的所有人在1988年之前不需要證明混淆可能性的假定是錯誤的。

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